Restoring Balance: Increased Discretionary Authority of the PTAB Favors Patentees

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US Patent and Trademark Office

Das Patent Trial and Appeal Board (PTAB) ist eine Verwaltungsbehörde des US-Patent- und Markenamtes (USTPO), die Streitigkeiten über die Erteilung, Neuausstellung und Löschung von Patentansprüchen entscheidet. Die PTAB ist Patentanwälten seit der Einführung neuer Verfahren im Jahr 2012, einschließlich Inter Partes Review (IPR), bekannt geworden, um die Patentierbarkeit erteilter Patentansprüche in Frage zu stellen.

Das Design und die Verwendung von IPRs

IPRs wurden als Alternative zu Rechtsstreitigkeiten konzipiert und werden mit einer IPR-Petition eingeleitet, die innerhalb eines Jahres nach Zustellung einer entsprechenden Vertragsverletzungsklage bei der PTAB eingereicht werden muss. In einer Petition werden die Gründe für die angebliche Unpatentierbarkeit bestimmter Patentansprüche dargelegt. Ein Gremium aus drei Verwaltungsrichtern bewertet die Petition und jede vorläufige Antwort des Patentinhabers und entscheidet dann innerhalb von sechs Monaten nach Einreichung der Petition, ob ein IPR der beanstandeten Ansprüche eingeführt werden soll. Wenn ein IPR eingeführt wird, können der Petent und der Patentinhaber zusätzliche Argumente und Beweise zur Prüfung vorlegen. Sofern kein wichtiger Grund für eine Verlängerung der Frist besteht, wird innerhalb von zwölf Monaten nach der Einrichtung eine endgültige schriftliche Entscheidung getroffen.

IPRs werden aus mehreren Gründen häufig von Patentverletzungsbeschuldigten initiiert. IPRs werden in allen außer einigen Gerichten schneller gelöst als Rechtsstreitigkeiten. Sie befassen sich nur mit der Patentgültigkeit gemäß 35 USC §§ 102 und 103 und bieten dem Herausforderer Vorteile gegenüber der gerichtlichen Auseinandersetzung mit diesen Fragen. Die Beweislast des Herausforderers ist ein Übergewicht an Beweismitteln im Vergleich zu dem höheren Standard klarer und überzeugender Beweismittel vor dem Bezirksgericht. Darüber hinaus sind IPR-Verfahren stark strukturiert und im Gegensatz zu Bezirksgerichten ist die Aufdeckung begrenzt. Infolgedessen sind geistige Eigentumsrechte kostengünstiger und werden von Patentherausforderern im Hinblick auf Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Antizipation und Offensichtlichkeit vor einem Bezirksgericht – zumindest historisch gesehen – positiv bewertet.

Statistische Trends bei IPR-Institutionen und -Ergebnissen

In den ersten Jahren nach 2012 haben geistige Eigentumsrechte wahrscheinlich zumindest einige und häufig alle angefochtenen Patentansprüche ungültig gemacht. Selbst nachdem sich das Blatt gewendet hatte, führte die PTAB ab 2014 IPRs für über 75% der Petitionen ein, und in über 75% dieser IPRs hielt die PTAB alle beanstandeten Ansprüche für nicht patentierbar und stornierte sie. Infolgedessen bezeichnete der ehemalige Oberste Richter des Federal Circuit Rader die PTAB als “Patent Death Squad”.

Im Jahr 2015 fielen die Institutionsraten zum ersten Mal unter 70%, und die IPR-Instituts- und Anspruchsstornierungsraten sind seitdem stetig gesunken. Im Geschäftsjahr 2020 hat die PTAB nur für 56% der Petitionen geistige Eigentumsrechte eingeführt und alle beanstandeten Ansprüche in nur 60% der eingeleiteten geistigen Eigentumsrechte aufgehoben. Die jüngste Liberalisierung der Praxis zur Änderung von Ansprüchen hat den Patentinhabern einen weiteren Weg geboten, um die mit einem IPR verbundenen Herausforderungen zu bewältigen. Daher scheinen geistige Eigentumsrechte nicht mehr der schnelle und sichere Weg zu sein, Patentansprüche zu töten. Einige würden sagen, dass die IPR-Wettbewerbsbedingungen ausgeglichen und das Verfahren gegenüber Patentinhabern fairer gestaltet wurde.

Rechtliche Grundlagen für diskretionäre PTAB-Verweigerungen

Die Änderungen in Bezug auf die Einrichtung und die Ergebnisse von Rechten des geistigen Eigentums sind teilweise auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von 2018 in der Rechtssache SAS Institute, Inc. gegen Iancu zurückzuführen. Der Gerichtshof entschied, dass die PTAB die Ansprüche und Gründe, aus denen sie ein IPR einführen würde, nicht „auswählen“ konnte. Vielmehr musste ein IPR aus allen oder keinem der beanstandeten Ansprüche und Gründe eingeführt werden. Das Erfordernis der Bewertung und Einleitung der Petition als Ganzes bietet der PTAB mehr Flexibilität, um die Einleitung von geringfügigen Petitionen abzulehnen, und es könnte die PTAB veranlasst haben, alle geprüften Anträge seltener zu stornieren.

Die Änderungen ergeben sich auch indirekt aus der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von 2016 in der Rechtssache Cuozzo Speed ​​Techs., LLC gegen Lee. Unter Berufung auf 35 USC §314 (a), der vorsieht, dass das USPTO „ein IPR nicht genehmigen darf. . . Sofern nicht bestimmte Feststellungen getroffen wurden, stellte der Hof fest, dass kein Mandat zur Einleitung einer Überprüfung besteht. Der Gerichtshof kam zu dem Schluss, dass gegen Entscheidungen von Instituten keine Berufung eingelegt werden konnte, da „die Entscheidung der Agentur, eine Petition abzulehnen, im Ermessen des Patentamts liegt“. Mit anderen Worten, die PTAB könnte sich aus irgendeinem Grund weigern, IPR einzuführen. Die PTAB hat diese Befugnis genutzt, um ihre Interessen und Patentinhaber auf verschiedene Weise zu schützen.

PTAB-Regelsetzung für diskretionäre Verweigerungen

Seit Cuozzo hat sich die PTAB zunehmend auf ihre Befugnis verlassen, „Ermessensverweigerungen“ zu erlassen. Im Jahr 2016 lehnte die PTAB die Einrichtung allein aufgrund von 35 USC §314 (a) für nur wenige Petitionen ab. Solche Ablehnungen haben seitdem exponentiell zugenommen, wobei 2019 mehr als 80 Petitionen aufgrund dieser Ermessensbefugnis abgelehnt wurden und 2020 mehr als 160 abgelehnt wurden. Diese Zunahme wurde durch die Entwicklung von Präzedenzfällen durch die PTAB zur Berücksichtigung von „seriellen Petitionen“ und „parallelen Petitionen“ gefördert Und zuletzt Verfahren vor anderen Gerichten.

Im Jahr 2017 übte die PTAB ihre Befugnis aus, von demselben Petenten eingereichte „serielle“ Petitionen abzulehnen, wobei sie einen Teil ihrer Entscheidung in der Rechtssache General Plastic Ind. Co., Ltd. gegen Canon Kabushiki Kaisha als vorrangig bezeichnete. Diese Entscheidung umreißt sieben Faktoren, die die PTAB berücksichtigen wird, wenn sie entscheidet, ob eine Petition angesichts einer Petition abgelehnt werden soll, die zuvor zu denselben Patentansprüchen eingereicht wurde – ob von demselben oder einem anderen Petenten. Wenn der vorherige Antrag von demselben Petenten eingereicht wurde, insbesondere wenn der Patentinhaber bereits seine vorläufige Antwort auf den vorherigen Antrag gegeben hat oder wenn seit der Einreichung des vorherigen Antrags ohne gute Erklärung eine lange Zeit vergangen ist, wird die Ablehnung der Einleitung des späteren Antrags befürwortet .

Im Jahr 2019 hat die PTAB ihre Befugnis bekräftigt, „parallele“ Petitionen gegen dasselbe Patent abzulehnen, sei es durch denselben oder einen anderen Petenten. Es aktualisierte den PTAB Trial Practice Guide, um die Erwartung von nur einem IPR pro Patent darzulegen. Das Update erkennt an, dass gelegentlich zwei geistige Eigentumsrechte erforderlich sein können, gibt jedoch an, dass drei oder mehr geistige Eigentumsrechte für dasselbe Patent wahrscheinlich nicht eingeführt werden. Das Update erfordert auch, dass ein Petent, der mehrere Petitionen einreicht, diese nach Priorität ordnet und erklärt, wie sie sich unterscheiden, warum dies wichtig ist und „warum der Vorstand sein Ermessen ausüben sollte, um zusätzliche Petitionen einzureichen“.

Ermessensspielraum bei der Prüfung von Klagen in anderen Gerichten

Ebenfalls im Jahr 2019 hat die PTAB ihre Entscheidung in der Rechtssache NHK Spring Co. Ltd. gegen Intri-Plex Techs bekannt gegeben. Inc. als vorrangig. Diese Entscheidung befasst sich mit den Faktoren, die verwendet wurden, um die Einrichtung gemäß 35 USC §325 (d) zu verweigern, wenn der Stand der Technik oder Argumente bereits bei der Strafverfolgung berücksichtigt wurden. Nach 35 USC §314 (a) wird jedoch auch geprüft, ob ähnliche Kunst und Argumente in anhängigen Rechtsstreitigkeiten präsentiert werden, die bald abgeschlossen sein werden.

Im Mai 2020 erweiterte die PTAB ihre Überlegungen zu gleichzeitig anhängigen Rechtsstreitigkeiten vor Bezirksgerichten erheblich und bezeichnete ihre Entscheidung in der Rechtssache Apple Inc. gegen Fintiv, Inc. als vorrangig. In diesem Fall sprach sich der Patentinhaber gegen die Einführung von Rechten des geistigen Eigentums aus, “aufgrund des fortgeschrittenen Zustands eines parallelen Bezirksgerichtsverfahrens”, in dem vor Erlass der endgültigen schriftlichen Entscheidung der PTAB ein Prozess angesetzt werden sollte. Die PTAB bekräftigte, dass diese Situation eine diskretionäre Verweigerung der Einrichtung unterstützen könnte, da sie der „Effizienz und Integrität“ des IPR-Systems dient.

Diese Entscheidung enthält sechs „Fintiv“ -Faktoren, die die PTAB bei gleichzeitig anhängigen Rechtsstreitigkeiten berücksichtigen wird. Aus diesen Faktoren ergeben sich einige allgemeine Prinzipien. Wenn es wahrscheinlich ist, dass der Rechtsstreit vor dem Bezirksgericht ausgesetzt wird und / oder die Begründetheit der Petition recht hoch ist, wird eine Verweigerung des Ermessens nicht bevorzugt. Wenn sich die Parteien und Probleme jedoch überschneiden, wurde eine hohe Investition getätigt, um diese Probleme zu klagen, und / oder wenn ein Prozess lange vor dem Entscheidungstermin angesetzt wird, wird eine Verweigerung des Ermessens bevorzugt, selbst wenn die Petition rechtzeitig eingereicht wurde.

Die Auswirkungen dieser Praxisänderung können nicht überbewertet werden. Im Jahr 2020 wurden die Fintiv-Faktoren verwendet, um die Einleitung von 85 Petitionen abzulehnen – fast die Hälfte der Ermessensverweigerungen gemäß Abschnitt 314 (a).

Öffentliche Reaktion auf die Fintiv-Regel

Die öffentliche Reaktion auf die Fintiv-Regel – und allgemeiner auf die diskretionäre Verweigerung von Rechten des geistigen Eigentums durch die PTAB im Hinblick auf gleichzeitig anhängige Rechtsstreitigkeiten – war schnell und polarisiert. Einige Unternehmen, darunter Johnson & Johnson und 3M, sprachen sich für die Fintiv-Regel aus, IT-Unternehmen lehnten dies jedoch entschieden ab.

Im August 2020 reichten Apple, Cisco, Google und Intel eine Klage gegen den damaligen USPTO-Direktor Andrei Iancu ein eingereicht werden kann, und (ii) die Regel ist willkürlich und launisch. Das USPTO beantragte, die Klage als administrativ unangemessen abzuweisen, und am 11. März 2021 fand eine Anhörung statt, über die jedoch noch keine Entscheidung getroffen wurde.

Einige Petenten haben auf der Grundlage von Fintiv-Bewertungen gegen Ablehnungen Berufung eingelegt, und einige haben eine Mandamus-Petition eingereicht. Der Federal Circuit hat bestätigt, dass es keinen direkten Weg für Beschwerden gegen Entscheidungen gibt, die die Einrichtung von Rechten des geistigen Eigentums verweigern. In einer Entscheidung vom 12. März 2021 entschied der Gerichtshof, dass er solche Probleme über seine Mandamus-Behörde angehen könne, lehnte es jedoch ab, dem Antrag des Mandamus-Petenten auf Erleichterung gemäß den hohen Standards für Mandamus-Erleichterung stattzugeben.

Im Oktober 2020 forderte das USPTO eine öffentliche Stellungnahme an. Es gingen über 800 Kommentare ein, in denen unterschiedliche Ansichten zum Ausdruck gebracht wurden, die größtenteils eine gewisse Diskretion unterstützen, wie in seinem Bericht vom Januar 2021 zusammengefasst. Ob das USPTO weitere und / oder andere Regeln in Bezug auf Ermessensverweigerungen erlassen wird, bleibt abzuwarten.

Im Dezember 2020 hat die PTAB jedoch zwei Stellungnahmen zu Ermessensverweigerungen im Zusammenhang mit anhängigen Rechtsstreitigkeiten als vorrangig festgelegt. Wie separat erörtert, sind die Entscheidungen der PTAB ein Zeichen für die Gerichte, dass die Aussetzung von Rechtsstreitigkeiten vor der Einrichtung die Wahrscheinlichkeit einer Ermessensverweigerung verringert, ebenso wie die Bestimmung eines Petenten, dass er in Rechtsstreitigkeiten keinen Grund vorbringt oder der vernünftigerweise hätte vorgebracht werden können im IPR.

Imbissbuden

Insgesamt haben die kürzlich von der PTAB entwickelten Richtlinien für diskretionäre Verweigerungen die wahrgenommene Ungleichheit im Zusammenhang mit geistigen Eigentumsrechten verbessert, da sie tendenziell Patentinhaber bevorzugen und die Messlatte für Institutionen höher legen. Die jüngsten Bemühungen, die Interessen der Petenten bei der Einführung von Rechten des geistigen Eigentums gegen die Interessen der Patentinhaber abzuwägen, stattdessen in gleichzeitig anhängigen Rechtsstreitigkeiten vorzugehen, könnten zu weit gehen, selbst wenn sie das Patentsystem insgesamt verbessern sollen. Gleichzeitig sollten seine Befugnisse und Richtlinien für die Ablehnung potenziell verdienstvoller Petitionen dazu führen, dass sich die Petenten besser konzentrieren und die Anzahl der von ihnen eingereichten IPR-Petitionen begrenzen. Es sollte sie auch veranlassen, den Zeitpunkt des Antragsantrags im Hinblick auf den für den gleichzeitig anhängigen Rechtsstreit festgelegten Verhandlungstermin zu berücksichtigen.